IL MARCHIO McDONALD’S COME MARCHIO NOTO

Nel 2008, la società Future Enterprises, di Singapore, ha chiesto la registrazione del marchio
dell’Unione MACCOFFEE per prodotti alimentari e bevande, che è stata accettata nel 2010 dall’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, in precedenza UAMI). La società americana McDonald’s ha allora richiesto la dichiarazione di nullità di tale marchio invocando il suo marchio dell’Unione anteriore McDONALD’S, nonché altri 12 marchi che essa deteneva per servizi di fast food e che contenevano gli elementi verbali «Mc» o «Mac» come prefisso.
Nel 2013, l’EUIPO ha accolto la domanda di McDonald’s, tenuto conto della reputazione del suo marchio per i servizi di ristorazione e del nesso che il pubblico poteva stabilire tra i marchi controversi e tale società (la Future Enterprises potendo pertanto trarre indebito vantaggio dalla notorietà del marchio McDONALD’S).
La Future Enterprises chiede al Tribunale dell’Unione europea di annullare la decisione dell’EUIPO.
Con la sentenza del 5 luglio 2016 emessa nella causa causa T-518/13, il Tribunale ha respinto il ricorso della Future Enterprises e ha confermato così la decisione dell’EUIPO.
Il Tribunale ha rilevato, innanzitutto, che il marchio MACCOFFEE e i marchi protetti di McDonald’s presentano un certo grado di somiglianza fonetica e concettuale, somiglianza derivante dalla loro parte iniziale rispettiva, ossia gli elementi «mac» e «mc».
Quindi, il Tribunale ha confermato le valutazioni dell’EUIPO secondo cui, a causa segnatamente della combinazione dell’elemento «mac» al nome di una bevanda nel marchio MACCOFFEE, il pubblico di riferimento può associare quest’ultimo alla famiglia di marchi «Mc» di McDonald’s e stabilire mentalmente un nesso tra i marchi in conflitto. Infatti, l’elemento «mac» in MACCOFFEE è percepito come identico o equivalente all’elemento iniziale «mc» dei marchi di McDonald’s. Inoltre, la struttura del marchio MACCOFFEE è molto simile a quella dei marchi della famiglia Mc, che combinano il prefisso «Mc» con il nome di un prodotto alimentare.